Contrasto tra le Sezioni Specializzate in Materia di Impresa di Roma e Milano: La “Torpedo Action” torna in auge (forse)

La tanto deprecata lentezza del sistema giudiziario italiano è diventata causa di una prassi nota quale “Italian Torpedo Action” (o “Torpedo Action”)[1] nelle azioni aventi ad oggetto brevetti non italiani.

In estrema sintesi, la Torpedo Action corrisponde solitamente ad un’azione di accertamento negativo della contraffazione di un brevetto straniero avviata avanti ad una corte italiana, contro un soggetto non domiciliato in Italia, da chi ha interesse ad ottenere una sentenza che accerti l’assenza di contraffazione di tale titolo.

Il criterio di collegamento per giustificare la giurisdizione/competenza del giudice italiano è quello previsto dall’art. 7 n.2 del Reg. UE 1215/2012 che prevede che una persona domiciliata in uno Stato della UE può essere convenuta in un altro Stato UE “in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”.

L’azione avviata avanti la corte Italiana dal “non contraffattore” preclude, per ragioni di litispendenza, al titolare del brevetto oggetto di causa di avviare avanti le corti di altri Stati UE un’azione di contraffazione di quel brevetto contro quel “non contraffattore”.

In altri termini, stante la proverbiale lentezza del sistema giudiziario italiano, l’azione di “accertamento negativo” è usualmente avviata dal “non contraffattore” nel nostro paese soltanto per evitare l’avvio di un giudizio di contraffazione in un altro stato UE il cui sistema giudiziario è più celere.

Fatta questa premessa, andiamo ad esaminare il contrasto emerso ad inizio del mese di febbraio 2018 tra la Sezione Specializzate in Materia di Impresa del Tribunale di Roma e quella del Tribunale di Milano.

È però necessario fare un passo indietro al 10 giugno 2013 ed in particolare all’ordinanza n. 14508/2013 della Cassazione Civile Sezioni Unite.

La Suprema Corte con un netto revirement non motivato e non condivisibile – a giudizio di chi scrive (e non solo[2]) – ha affermato la giurisdizione del giudice italiano come “giudice del luogo” in cui l’illecito civile della contraffazione “può avvenire” anche con riferimento ad una frazione tedesca di un brevetto europeo.

Il fondamento dell’ordinanza de qua è la sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-133/12 (caso Folien Fischer), che ha stabilito che anche un’azione di accertamento negativo ricadeva nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 3, dell’allora applicabile Reg. CE 44/2001 (oggi sostituito dall’art. 7, n. 2, Reg. UE 1215/2012).

Nessun riferimento né argomentazione era stato espresso per superare il principio della limitata efficacia territoriale di qualsiasi titolo brevettuale, in virtù del quale: un brevetto italiano è valido esclusivamente in Italia e un brevetto tedesco o una frazione francese di un brevetto europeo sono validi, rispettivamente, esclusivamente in Germania e in Francia.

Quindi, alla luce della pronuncia della Suprema Corte, la cosiddetta “Torpedo Action” sarebbe correttamente incardinata avanti i giudici italiani anche quando chiamati a decidere sulla non contraffazione di titoli brevettuali concessi all’estero.

Veniamo quindi al contrasto Milano-Roma sulla Torpedo Action.

La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano si è pronunciata due volte, dopo il revirement delle Sezioni Unite del 2013, in punto di giurisdizione nell’ambito di cosiddette Torpedo Action: con la sentenza n. 1143 del 27 gennaio 2014 e con la sentenza n. 13625 del 14 dicembre 2016.

In entrambi i casi, il Tribunale meneghino si è discostato dalla pronuncia delle Sezioni Unite ed ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione a domande di accertamento negativo della contraffazione di frazioni spagnole di brevetti europei (nel caso del 2014) e della frazione tedesca di un brevetto europeo (nel caso del 2016).

In particolare i giudici hanno fondato il proprio giudizio sul difetto di giurisdizione sulla valenza territoriale dei titoli brevettuali, evidenziando che “la richiesta di accertare che una certa condotta non costituisce contraffazione di una privativa implica, comunque, l’efficacia di detta privativa, che ha un perimetro territorialmente limitato allo spazio di vigenza dell’ordinamento giuridico cui fa riferimento; al di fuori di quel perimetro di efficacia, non si potrebbe parlare né di un fatto di contraffazione né di un fatto di non contraffazione di quella privativa, e, quindi non si potrebbe neppure prospettare un “evento dannoso”, né attuale né potenziale, capace di costituire il criterio di collegamento onde incardinare la giurisdizione del giudice di un territorio diverso”.

La cosiddetta “Torpedo Action” non ha trovato terreno fertile a Milano.

Al contrario a Roma la “Torpedo Action” sembra aver attecchito.

Sta di fatto che con sentenza n. 2608/2018 dello scorso 5 febbraio, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, pur dichiarando cessata la materia del contendere e pur non argomentando in alcun modo sulla necessità/opportunità di valutare in primo luogo l’efficacia di un titolo brevettuale in un determinato luogo, si è espressamente riferita all’articolo 5, comma del Reg. CE 44/2001 così come interpretato nell’ordinanza delle Sezioni Unite del 2013 e nella sentenza Folien Fischer della CGUE ed ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano “anche per le frazioni francese, tedesca, austriaca e del Regno Unito” di un brevetto europeo.

Il contrasto tra l’ordinanza della Sezioni Unite e la recente sentenza del Tribunale di Roma, da un lato, e le due sentenze del Tribunale di Milano dall’altro, appare evidente e foriero certamente di ulteriori dubbi interpretative sulla fondatezza, in punto di giurisdizione, della “Torpedo Action”.

A giudizio di chi scrive, come già sopra evidenziato, l’iter interpretativo più corretto e condivisibile – ostativo alla “Torpedo Action” – appare quello del Tribunale di Milano posto che appare quanto mai corretto esaminare e valutare in primo luogo se un determinato titolo brevettuale sia o non sia efficace in Italia e solo successivamente, in caso di “esame positivo”, valutare se vi sia o possa esservi violazione/non violazione di quel titolo in Italia.

Per concludere a mio giudizio (e sembrerebbe anche a giudizio del Tribunale di Milano): se, ad esempio, la frazione tedesca di un brevetto europeo è valida esclusivamente in Germania e non anche in Italia (stante la valenza territoriale nazionale dei brevetti), allora l’Italia non è né può essere neppure in astratto luogo della contraffazione di quella frazione estera posto che, prima ancora di valutare se vi è o vi possa essere contraffazione, si deve valutare se quel titolo in un determinato luogo sia o meno efficace. Mancando il requisito dell’efficacia in Italia, viene meno il criterio di collegamento di cui all’art. 7 n.2 del Reg. UE 1215/2012 e venendo meno tale criterio viene meno la giurisdizione del giudice Italiano.

[1] Sulla genesi della definizione di “Torpedo Action” v. Franzosi, “Worldwide Patent Litigation and the Italian Torpedo”, [1997] 19 European Intellectual Property Review 382.

[2] Si veda commento in GADI 2013, 5930 e F. Bossi “Le azioni di accertamento negativo della contraffazione ed il forum commissi delicti” nota a sentenza in Giur. It., 2014, 3