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Autore: Martina Di Cicco


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CASSAZIONE: MAGGIORE TUTELA AI MARCHI D’ALTA MODA. LA VITTORIA DI GUCCI E FERRAGAMO SUI FALSARI

Con due recenti sentenze la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi in tema di contraffazione di marchi, precisando quali criteri debba seguire il giudice di merito nell’accordare la specifica tutela prevista per i c.d. marchi notori e/o rinomati.

Nel caso di specie, la Cassazione si è trovata a valutare la contraffazione del marchio Gucci da parte di Z.S, titolare della pelletteria «Lorenzo» e del marchio Ferragamo da parte di due aziende di pelletteria e G.Z, titolare della ditta “L’alternativa di G.Z.”.,

Precedentemente, la Corte d’Appello di Firenze aveva escluso la confondibilità del marchio Gucci, composto da due G contrapposte in senso convergente, con il marchio registrato da Z.S., ossia due C contrapposte in senso divergente, osservando che, date le diversità grafiche del marchio e qualitative dei prodotti contraddistinti, le imitazioni dei Z.S. “non erano intes[e] a proporsi come “Gucci”,ma “tipo Gucci”, sfruttando la celebrità altrui, in tal modo esaltandola e non già svilendola”. 

La Corte d’Appello di Milano, invece, aveva ritenuto che i ganci utilizzati da alcune pelletterie, sebbene somiglianti al marchio “Gancini” della Ferragamo, ispirato alla forma grafica della lettera OMEGA, non generassero alcun rischio di confusione nel pubblico. In particolare, aveva sostenuto che la funzione strumentale dei prodotti in questione – si trattava di un gancio tra borsa e tracolla e di una fibbia di una borsa - escludesse a fortiorila confondibilità dei marchi.

La Suprema Corte ha annullato le sentenze di secondo grado, censurando l’omessa disamina da parte dei giudici di seconde cure delle domande concernenti la specifica tutela prevista per il marchio rinomato. Le Corti d’appello si erano limitate, invece, ad adottare pronunce di segno negativo fondate sugli argomenti solitamente utilizzati per il rigetto delle domande attinenti, diversamente, al rischio di confusione tra marchi contrapposti. 

In particolare, la Cassazione ha sostenuto che le Corti d’Appello non avessero dato corretta applicazione agli artt. 12.1 e) e 20.1 c) del c.p.i e 9.1 del Reg. CE 207/2009, anche in considerazione dell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia in merito alla Direttiva 89/104/CEE, in particolare all'art. 4, n. 4, lett. a)[1], e art. 5 n. 2[2], a cui le suddette norme del c.p.i. hanno dato conforme attuazione.

La Corte di giustizia aveva osservato infatti che dall'art. 4, n. 4, lett. a), e art. 5, n. 2della Direttiva 89/104/CEE derivasse un’incisiva tutela per i marchi notori o rinomati registrati per prodotti non affini. È ormai pacifico che la suddetta tutela sia estendibile anche ai marchi riferibili a prodotti simili. Ciò è stato ampiamente affermato in giurisprudenza, nonché confermato sia dal legislatore italiano che dal legislatore europeo (Reg. 207/2009).

La condizione specifica di detta tutela è costituita da un uso ingiustificato del segno posteriore che trae o potrebbe trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore oppure che reca o potrebbe recare loro pregiudizio.

Le violazioni contro le quali è assicurata detta tutela sono:

-       La “diluizione”, ossia il pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio che gode di notorietà. Si manifesta quando risulta indebolita l’idoneità del marchio ad identificare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato; 

-       La “corrosione”, ossia il pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio. Si verifica quando i prodotti o i servizi per i quali il segno identico o simile è usato dal terzo possono essere percepiti dal pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulti compromesso;

-       Il “parassitismo” ossia "vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio", detto anche "parassitismo" che si ricollega al vantaggio tratto dal terzo dall'uso del segno identico o simile al marchio. 

La peculiarità della normativa in esame consiste nell’accordare una tutela per la cui attuazione non è richiesta l'esistenza di rischio di confusione per il pubblico.

Secondo la Cassazione, dunque, il giudice di merito, per escludere l’illecito di contraffazione, non dovrà più effettuare un giudizio sulla confondibilità, ma dovrà verificare la sussistenza di un “nesso”, cioè un grado di somiglianza – che presuppone l'esistenza di elementi di analogia visiva, uditiva o concettuale – tra il marchio e il segno distintivo a causa del quale il pubblico interessato può metterli in relazione, anche senza confonderli.

Se manca tale "nesso" nella mente del pubblico, l'uso del marchio posteriore non è idoneo a trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o ad arrecare loro pregiudizio. 

Per contro, non è sufficiente verificare la presenza del “nesso” per concludere che ricorra una delle violazioni di cui all'art. 4, n. 4, lett. a), della direttiva, le quali costituiscono, la condizione specifica per la tutela dei marchi notori prevista da tale disposizione.

In conclusione, il giudice di merito, per accordare questa più ampia tutela dovrà compiere una duplice valutazione: 

1.    verificare la sussistenza del “nesso”;

2.    accertare, nello specifico, la ricorrenza di almeno una delle violazioni sanzionate, ossia il pregiudizio alla distintività, il pregiudizio della rinomanza e notorietà del marchio, o il conseguimento, anche potenziale, di un indebito vantaggio connesso all’illegittimo uso del marchio posteriore.

 

Spetterà alle Corti territoriali verificare nei casi di specie la sussistenza dei criteri sopra descritti e, di conseguenza, decidere per l’esclusione o ammissione della contraffazione operata dai falsari.

 


[1]Art. 4, n. 4, lett. a) direttiva 89/104/CEE: “Ciascuno Stato membro può inoltre disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
a) il marchio di impresa sia identico o simile ad un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora esso sia destinato ad essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi”.
[2]Art. 5, n. 2 direttiva 89/104/CEE: “Uno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi”.
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