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Autore: Giorgio Aime


Proprietà Intellettuale e Information Technology

Novità in tema di diritto d'autore e marchi

Stoccaggio di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore

La Corte di Giustizia UE è stata interpellata sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE (c.d. InfoSoc Directive),  al fine di chiarire (i) se sussiste una violazione dell’esclusivo diritto di distribuzione spettante all’autore rispetto a merci conservate in un magazzino, che recano motivi decorativi protetti dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino stesso, identiche ad altre che vengano illegalmente poste in vendita in un negozio; e (ii) se sia rilevante la circostanza che le merci siano conservate nei locali di un magazzino connesso al negozio.La CGUE ha chiarito che la distribuzione al pubblico è caratterizzata da una serie di operazioni che vanno, almeno, dalla conclusione di un contratto di vendita alla relativa esecuzione con la consegna ad un soggetto del pubblico. Un commerciante, pertanto, è responsabile di ogni sua operazione o di quella realizzata per suo conto che implichi una distribuzione al pubblico in uno Stato membro ove i beni distribuiti sono protetti dal diritto d’autore. Pertanto, lo stoccaggio, da parte di un commerciante, di merci recanti un motivo protetto dal diritto d’autore nel territorio dello Stato membro in cui si trova il magazzino può costituire una violazione del diritto esclusivo di distribuzione, come definito nella Direttiva InfoSoc, qualora tale commerciante metta in vendita in un negozio, senza l’autorizzazione del titolare del predetto diritto d’autore, merci identiche a quelle che tiene in magazzino, sempreché le merci stoccate siano effettivamente destinate alla vendita nel territorio dello Stato membro in cui tale motivo è protetto. La distanza tra il luogo di stoccaggio e il luogo di vendita non può essere, di per sé, un fattore determinante per stabilire se le merci stoccate siano destinate alla vendita nel territorio di tale Stato membro.

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Sampling e diritto d’autore

Il sampling viola il diritto d’autore se non è previamente autorizzato. È quanto afferma l’Avvocato Generale UE Szpunar (“AG”) con il suo parere del 12 dicembre 2018, richiesto per la Causa C-476/17, avente ad oggetto il sampling non autorizzato.

In particolare, l’AG ha precisato che l’art. 2, lettera c) della Direttiva 2001/29/CE include nel diritto esclusivo del produttore del primo fonogramma il diritto di vietarne la riproduzione, in quanto il sampling è configurabile come riproduzione diretta, permanente di una parte di fonogramma e pertanto rientra nell’area del diritto determinata dal sopra citato articolo, ovverosia la riproduzione “diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte”.

Ha altresì specificato come il sampling non sia nemmeno riconducibile alla citazione, ex art. 5, paragrafo 3, lettera d) della direttiva, in quanto presupposto essenziale è l’intento di citazione.

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Il principio di esaurimento del marchio e distribuzione selettiva di cosmetici di lusso

Il Tribunale di Milano ha individuato con due distinte ordinanze i criteri per l’esclusione del principio di esaurimento del marchio nel caso di distribuzione selettiva di cosmetici di lusso (Ordinanza 19/11/2018 e Ordinanza 18/12/2018).

A seguito di due distinte azioni cautelari, promosse rispettivamente da L’Oreal e da Landoll contro rivenditori estranei alle proprie reti di distribuzione, il Tribunale di Milano ha avuto occasione di confermare un orientamento giurisprudenziale ormai ampiamente consolidato, secondo cui il principio dell’esaurimento può ritenersi escluso, in alcuni casi, di fronte alla distribuzione selettiva di cosmetici di lusso. In particolare, si ha inoperatività del principio di esaurimento nel caso in cui (i) sia adottato un sistema di distribuzione selettiva conforme alle norme antitrust; (ii) che la sua adozione sia necessaria per tutelare i prodotti contraddistinti dal marchio, il che si verifica in particolare per i prodotti di lusso; (iii) che le modalità di rivendita poste in essere dai terzi estranei alla rete siano tali da arrecare pregiudizio all’immagine di lusso e prestigio che il produttore cerca di mantenere proprio attraverso l’adozione di un sistema di distribuzione selettiva, o comunque che sussista un effetto confusorio circa l’esistenza di un legame commerciale tra il titolare del marchio e il rivenditore non autorizzato

 

Caso Chiara Ferragni (Corte di Giustizia dell'Unione Europea - causa T-647/17)

L’8 febbraio scorso, il Tribunale dell’Ue ha annullato la decisione EUIPO che, nel 2017, aveva rifiutato la registrazione del marchio “Chiara Ferragni” – composto da due elementi denominativi «CHIARA» e «FERRAGNI», e da un elemento figurativo collocato sopra, che consiste in un occhio azzurro con lunghe ciglia nere, che ricordano la lettera "I" degli elementi denominativi – per l’opposizione di una società olandese che riteneva avrebbe creato un rischio di confusione con il marchio “Chiara” registrato nel Benelux nel 2015. Il Tribunale UE ha, invece, ritenuto che a livello visivo l’elemento di differenziazione «ferragni» sia più importante rispetto a «chiara», sia per la lunghezza sia in quanto nel pubblico di riferimento consente di “identificare e contraddistinguere una determinata persona”. Per il Tribunale Ue, inoltre, sebbene gli elementi denominativi di un marchio abbiano – solitamente – più capacità distintiva rispetto agli elementi figurativi, ciò viene meno qualora “il carattere fortemente stilizzato, il colore, la posizione e le dimensioni dell’elemento figurativo” siano “tali da distogliere l’attenzione del pubblico di riferimento dall’elemento denominativo”, avendo l’elemento figurativo un impatto significativo sull’impressione visiva globale. I due segni in conflitto presentano, quindi, un debole grado di somiglianza visiva, un medio-tenue grado di somiglianza fonetica e non possono essere considerati simili sotto il profilo concettuale e, pertanto, il Tribunale UE ritiene che le differenze tra i segni “costituiscono motivi sufficienti per escludere la sussistenza di un rischio di confusione nella percezione del pubblico”.

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